배달의 민족, 호텔스컴바인, 스타벅스
음식 배달을 위해 ‘배달의 민족’ 어플을 찾고, 숙소 예약을 위해 ‘호텔스컴바인’ 어플을 찾고, 스타벅스 사이렌 오더를 위해 ‘스타벅스’ 어플을 찾는다.
이들 어플리케이션 호칭과 아이콘 외관의 법적 보호수단은 무엇일까? 바로 상표권이다.
어플리케이션을 상품으로 볼 때 그 호칭과 외관은 상표법으로 독점사용권을 허여 받게 되며, 상표법 만으로 독점사용이 가능하게 된다.
어플리케이션은 스마트폰에서 실행할 수 있는 응용프로그램을 말하는 것으로 전 세계적으로 통용되는 상품분류체계인 니스 분류를 통해 09류의 컴퓨터 소프트웨어로 분류되고 있다.
상표의 주요 등록요건은 “동일·유사한 상표가 동일·유사한 상품에 대해 선 출원되지 않았을 것”이다. 달리 말하면, “상표가 동일하여도 상표가 사용되는 상품이 다르다면 등록은 가능”하다.
이에 상표 출원 시 상표가 사용될 상품 또는 서비스업을 지정하게 되는데 이미 수년 전부터 온라인 기반의 사업을 하는 기업은 컴퓨터 소프트웨어를 지정상품에 포함시키는 것이 관행화되었고, 그러다 보니 컴퓨터 소프트웨어에 상표 출원이 과밀화된다는 문제가 생기게 되었다.
원칙적으로 동일한 명칭이라도 그 사용분야가 ‘여행업’과 ‘카페업’으로 상이할 경우 상품이 비 유사하다는 이유로 중복 등록이 허여된다. 하지만 이들 서비스의 수단이 되는 어플리케이션에 명칭을 상표로 보호받기 위해 ‘컴퓨터 소프트웨어’라는 동일한 상품을 지정하게 되면 상품 동일을 이유로 충돌하게 된다.
이미 미국 특허청은 타인의 상표와의 혼동가능성을 판단할 수 있을 정도로 컴퓨터 프로그램의 용도가 명확히 특정되어야 하는 것을 명확히 하고 있었다.
“의학 분야의 컴퓨터 프로그램” 또는 “교육 분야의 컴퓨터 프로그램”과 같은 명칭은 광범위하여 등록이 불가하고 예를 들어 “암 진단에 사용되는 컴퓨터 프로그램”, “어린이에게 읽기를 가르치는데 사용되는 컴퓨터 프로그램”의 정도로 용도가 특정되어야 한다고 심사기준에서 명시하고 있다.
특허청 소프트웨어 관련 유사상품 심사기준 개정
우리 특허청은 올해 1월부터 출원되는 ‘소프트웨어’ 관련 상표는 그 용도를 명확히 기재해야만 상표등록이 가능한 것으로 종전 불분명한 기준을 명확히 하였다.
이전 기준에 의하면 배달 음식 플랫폼이 A라는 명칭을 ‘기록된 컴퓨터 소프트웨어’, ‘스마트폰용 어플리케이션 소프트웨어’ 을 지정하여 등록하면 숙박예약 플랫폼이 A라는 명칭으로 어플리케이션에 대해 상표 등록이 불가능했었다면, 이제는 명칭이 동일 또는 유사하더라도 플랫폼에서 제공하는 서비스의 용도가 다르다면 등록이 가능해 진 것이다.
당장 소프트웨어 서비스업의 상품군이 세분화하여 심사기준에 반영된 것은 아니지만 소프트웨어의 용도별 등록을 허여하겠다는 실무상 요구를 반영한 심사기준이 올 해부터 적용된다고 하니 개편된 기준을 고려하여 컴퓨터 소프트웨어 관련 지정상품을 선정할 때 세심한 주의를 가져야 한다.
또한 출원 전 등록가능성의 판단 시, 선행 조사 검토 대상에 컴퓨터 소프트웨어 용도에 따른 관련 서비스 내용까지 포함되어야 할 것이어서, 공들여 개발한 어플리케이션의 명칭을 안정적인 형태의 상표권으로 보호받기 위해서 전략적인 상표 출원 준비가 필요하다 하겠다.
원문 : 스마트폰 어플리케이션 명칭, 상표권으로 보호하기
필자 소개 : 노지혜 BLT 파트너 변리사는 국내외 대기업 상표 및 디자인의 국내 및 해외 출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 상표 및 디자인 분쟁 관련 컨설팅 업무를 진행하고 있다. 특허청 산업재산권 분쟁조정위원으로 활동하고 있으며, 현재는 중소기업의 상표, 디자인 출원 업무 및 관련 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있다.
관련 기사
