우선심사제도는 일정한 요건을 갖춘 특허를 다른 특허보다 우선적으로 심사해주는 제도이다. 우선심사 신청을 하지 않은 경우 특허등록을 받기까지는 대략 1년 6개월의 시간이 걸린다는 점을 고려하면, 특허를 받으려는 기업은 우선심사제도를 통해 특허등록을 받기까지 걸리는 시간을 획기적으로 줄일 수 있다.
많은 기업들이 특허등록을 받기까지 걸리는 시간을 줄여주는 제도로서 우선심사제도를 이해하고 있지만, 특허 사무소를 통해 우선심사 신청을 진행한 경험이 있는 기업이라고 하더라도 우선심사제도의 세부사항에 대하여는 알지 못하는 경우가 많다.
혹자는 기업에서 우선심사제도의 세부사항까지 이해할 필요가 있느냐는 물음을 던질 수도 있지만, 필자의 생각으로는 기업의 전략적인 의사결정을 위해 기업의 특허 담당자라면 이 정도는 알고 있어야 한다는 입장이다. 이하, 기업의 특허 담당자에게 필요한 우선심사제도의 세부사항을 설명한다.
1. 우선심사 신청의 효과: 심사착수 기간이 단축된다.
우선심사 신청을 하게 되면, 심사관이 심사에 착수하는 데 걸리는 기간이 단축된다. 구체적으로, 대부분의 경우 우선심사가 결정된 후 4개월 이내에 최초 심사결과를 받아볼 수 있기 때문에, 특허 등록에 이르는 시간을 상당히 줄일 수 있다. 다만, 우선심사 신청을 하게 되면 심사에 착수하는 데 걸리는 시간만 단축될 뿐이며, 심사착수 이후의 단계는 우선심사 신청을 하지 않은 경우와 동일하다.
한편, 특허청에서 정한 요건 중 전문기관에 선행기술조사를 의뢰하여 우선심사 신청을 하는 경우에는 우선심사가 결정된 후 8개월 이내에 최초 심사결과를 받아볼 수 있기 때문에, 특허 출원인에 해당하는 요건에 따른 기간 단축 효과를 파악한 후 우선심사 신청 여부를 결정하는 것이 필요하다.
2. 우선심사 신청의 부작용: 특허 공개가 빨라진다.
특허는 특허 접수일로부터 1년 6개월이 지난 후에 해당 내용이 외부에 공개되거나, 특허가 등록이 되면 해당 내용이 외부에 공개된다. 다만, 특허 접수일로부터 1년 6개월 이후에 등록이 되는 경우가 많아서, 특허 접수일로부터 1년 6개월이 지나기 전까지는 특허 내용이 공개되지 않는 경우가 대다수이다. 즉, 특허 접수일로부터 1년 6개월까지의 기간은 특허 내용이 외부에 공개되지 않는 기간으로, 기업이 유리하게 활용할 수 있는 기간이다.
그런데 우선심사 신청을 하게 되면, 심사착수가 빨라져서 특허 접수일로부터 1년 6개월이 되기 이전에 특허 등록이 되는 경우가 발생한다. 따라서 이러한 경우에는 특허 접수일로부터 1년 6개월이 되기 이전에 특허 내용이 공개된다.
따라서 기업은 우선심사 신청을 통해 특허 심사착수까지 걸리는 시간이 줄어드는 만큼 특허 공개가 빨라질 수 있다는 점을 고려하여 우선심사 신청 여부를 결정하는 것이 필요하다.
3. 우선심사 신청 시기: 심사청구 이후라면 언제든지 가능하다.
우선심사 신청은 특허를 접수하고 심사청구를 한 이후라면 언제든지 가능하다. 즉, 특허를 접수할 때에만 우선심사 신청이 가능한 것이 아니라, 특허를 접수하고 시간이 어느 정도 흐른 후에도 우선심사 신청이 가능하다.
따라서 기업은 이미 접수가 완료된 특허를 빨리 받아야 할 필요가 생긴 경우, 전략적으로 우선심사 신청을 고려할 수 있다.
4. 우선심사 신청의 요건: 우선심사 신청이 가능한 경우가 정해져 있다.
특허청에서 정한 요건에 맞는 경우에만 우선심사 신청이 가능하다. 우선심사 신청을 할 수 있는 다양한 사유가 존재하는데, 대표적으로 기업이 특허 발명으로 사업을 하고 있거나 사업 준비 중인 경우에 우선심사 신청이 가능하며, 기업이 벤처기업 확인을 받은 경우에도 우선심사 신청이 가능하다.
다만, 우선심사 신청 사유는 점차 늘어나고 있는 추세이며, 최근에는 기업의 특허가 인공지능, 사물인터넷, 삼차원 프린팅, 자율주행차, 빅데이터 등 4차 산업혁명 관련 신특허분류를 부여받은 경우에도 우선심사 신청이 가능하도록 제도화되었다.
더욱이, 기업이 위에서 언급한 사유에 해당하지 않더라도 전문기관에 선행기술조사를 의뢰한다면 우선심사 신청이 가능하도록 제도가 변경되어, 현재로서 기업이 원한다면 우선심사 신청이 가능한 상황이다.
5. 우선심사 신청의 비용 할인: 스타트업의 경우 관납료 70% 감면
창업 3년 이내의 중소기업이 우선심사 신청을 하는 경우에는 우선심사 신청 사유에 무관하게 특허청에 납부하여야 하는 우선심사신청료의 70%감면이 가능하다.
특허 전략을 고려하였을 때 특허를 빨리 등록 받는 것이 항상 유리한 것만은 아니다. 그러나 기업의 필요에 따라 특허를 빨리 받아야 하는 경우에는 앞서 기술한 우선심사제도를 활용함으로써 특허 등록에 이르는 시간을 단축시킬 수 있다. 특허법인 BLT는 기업의 상황에 맞게 적합한 제도를 제안하고 있으므로, 당신의 귀한 아이디어를 효율적으로 보호하기 위한 방안을 고민할 때 특허법인 BLT가 좋은 선택지가 되기를 희망한다.
원문 : 빠른 특허권 확보 전략 1. 특허 우선심사 신청을 위한 필수 점검 사항
필자 소개 : 서일효 BLT 파트너 변리사 / 국내 대기업의 국내외 특허출원 업무와 해외 대기업의 국내 특허출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 현재 중소기업의 특허출원 업무 및 특허 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있습니다. 직무발명 컨설턴트로도 활동하고 있으며, 기술임치나 영업비밀과 같이 특허와 더불어 기업을 보호할 수 있는 제도에 대하여 관심이 많습니다.
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