아마존 글로벌 셀러를 위한 미국 상표권 확보전략

코로나 19이후, 온라인 마켓은 거대한 규모로 확대되고 있습니다. 상품을 판매할 수 있는 시장은 더 이상 국내에 국한되지 않으며 온라인 마켓을 통해 전 세계로 확장되었습니다.

온라인 마켓에서 안정적으로 사업을 하기 위해 반드시 필요한 것은 무엇일까요? 바로 나의 상품, 나의 사업에 표시되는 나의 브랜드(Brand), 상표권(Trademark Registration)입니다.

글로벌 온라인 마켓 플랫폼 아마존에서 상품을 판매하는 분들, 판매하고자 하는 분들을 위해 아마존 브랜드 레지스트리(Amazon Brand Registry)를 위한 미국 상표권 확보에 대해 알아보는 시간을 가져 보겠습니다.

브랜드 레지스트리란, 아마존 내에서 브랜드를 등록하는 것을 말합니다.

아마존에 브랜드를 등록하면 어떤 장점이 있을까요? 만약 다른 판매자가 내가 아마존에 등록한 상표를 사용하여 상품을 판매하는 경우 아마존에 신고하여 즉각적인 제재를 가할 수 있습니다.

아마존 글로벌 셀러를 위한 아마존 브랜드 레지스트리를 이용하려면 어떻게 하면 될 지 좀 더 구체적으로 살펴보겠습니다.

미국에서 상표출원을 할 때 보통 상표 및 등록대상(상품류 및 지정상품)을 선정하여 출원서를 미국특허청(USPTO)에 제출하여 진행합니다. 출원부터 심사를 거쳐 등록결정이 되기 까지는 통상적으로 약 10개월의 기간이 소요됩니다.

미국 출원은 출원 시 출원 근거를 선정하여 진행되는데 다음의 4가지 출원 근거가 있습니다.

(1) 실사용형 (Actual USe)

상표 출원과 동시에 사용증거(예: 상표가 표시된 온라인 마켓 캡쳐 사진)와 최초 사용 일자(date of first use anywhere), 미국 내에서 상업적 최초 사용일자(date of first use in commerce)를 제출하여야 함

(2) 사용 의사형 (Intent to Use)

USPTO의 심사를 통과하여 등록 결정되면 등록결정일부터 6개월 이내에 상표 사용 진술서 (Statement of Use; SOU)를 제출하여야 하며 SOU 제출 기간은 최대 5회 및 30개월까지 연장가능함

(3) 외국등록 기반형 (Based on Foreign Registration)

국내 상표등록을 보유한 경우 이용할 수 있으며 국내 상표등록과 상표 및 상품의 동일성이 요구됨

국내 상표등록증 사본, 등록원부 및 그 번역문 제출이 필요하며 등록시점에서 SOU 제출을 불 필요함

(4) 외국출원 기반형 (Based on Foreign Application)

6개월 이내에 국내 출원이 진행된 경우 이용할 수 있으며 국내 상표출원과 상표 및 상품의 동일성이 요구됨

우선권(Priority)이 인정되어 USPTO는 국내 상표출원 일자를 기준으로 심사하게 됨

단, 단독으로는 출원의 근거가 될 수 없으며 일반적으로 사용 의사형(Intent to Use)을 복수의 출원 근거로 함. 미국 심사 중에 국내 출원이 등록된 경우 국내 등록증을 제출하여 조기에 등록 받을 수 있으며 그 경우 등록시점에서 SOU의 제출이 불필요함.

국내와 다르게 미국은 “상표침해, 상표소송 등” 제한적인 사유에 한하여 급행 심사제도를 이용 가능토록 하고 있습니다. 일반적인 아마존 브랜드 레지스트리를 위해서는 급행심사제도의 이용은 불가능합니다. 이에, 빠른 심사를 위한 전략적인 접근이 필요합니다.

실제 미국에서 상표사용 개시를 하기 전인 경우 SOU(Statement of Use, 사용사용진술서) 제출이 불필요한 방법을 우선하여 선택하는 것이 대표적인 방법입니다.

미국에서 사용할 상표와 동일한 상표에 대해 국내 상표등록을 보유하고 있는 경우 상기 출원근거 중 “외국등록 기반형”으로 출원을 진행하는 것이 가장 빠릅니다.

국내 상표등록을 보유하고 있지 않은 경우, 미국 상표 출원과 동시에 국내 상표출원을 진행하여 “외국출원 기반형”으로 진행한 뒤, 국내 상표출원은 우선심사를 신청하여 2-3개월 내로 등록결정을 받아 미국 출원에 대해 “외국등록기반형”으로 출원 근거를 변경하는 방법이 있습니다.

아마존 브랜드 레지스트리 신청 전에 미국에서 상표 사용을 개시하였다면, “실사용형”을 기반으로 출원 시 7-8개월 내에 등록결정을 받을 수 있습니다.

원문 : [BLT인사이트] 아마존 글로벌 셀러를 위한 미국 상표권 확보전략

필자 소개 : 노지혜 BLT 파트너 변리사는 국내외 대기업 상표 및 디자인의 국내 및 해외 출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 상표 및 디자인 분쟁 관련 컨설팅 업무를 진행하고 있다. 특허청 산업재산권 분쟁조정위원으로 활동하고 있으며, 현재는 중소기업의 상표, 디자인 출원 업무 및 관련 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있다.