본투글로벌은 미래창조과학부 산하인 창업지원센터로, 여타 센터들이 인큐베이팅이나 액셀러레이팅을 지원하는 것과는 달리 본투글로벌은 백오피스(Back-office)에 대한 지원을 하는 곳입니다. 구체적으로 법무, 특허, 세무 등에 대해 인하우스 컨설팅을 진행하고 있고 필요하다면 GP(Global Partner, 본투글로벌과 파트너십을 맺고 있는 회사를 말함) 네트워크를 제공해 후속 지원을 하고 있습니다.

본투글로벌에서 특허를 담당하고 있는 유지원 변리사를 만났습니다. 특허 및 전자 전문분야 변호사로 11년 차 경력을 자랑하는 그녀는 스타트업에게 특허 출원에 대한 전략 가이드를 제공하고 있는데요. 그녀가 스타트업에게 꼭 해주고픈 특허 이야기를 정리해 소개합니다.

첫 번째 이야기는 해외 특허 출원을 계획하는 스타트업에게 유용할 이야기입니다.

소개 먼저 부탁드립니다.

본투글로벌 센터 창립 초기부터 함께 한 원년멤버, 유지원입니다(웃음). 특허 및 전자 전문분야 변리사로 11년 경력이 있는데요. 여기서는 지적재산권 전반에 대해 자문을 하고 있습니다.

만났던 스타트업들은 얼마나 되나요?

지원 사업이 작년 10월부터 시작 됐는데, 작년 3개월 간 지원서를 낸 곳이 450개 사 정도가 됩니다. 지원해 준 걸로 보면 156개사, 285건으로 특허 관련이 가장 많았고요. 일 정말 많이 했죠. 새벽 네시 반에 저절로 눈이 떠지는 경험을 하기도 했습니다(웃음).

특허는 무조건 내야 하는 건가요?

기술 기반의 스타트업에게 특허는 정말 중요해요. 어찌 보면 전부잖아요. 다만 무작정 특허를 많이 낸다고 해서 좋은 게 아니라 특허를 잘 내는 게 중요합니다.

특허를 잘 낸다는 건 어떤 의미인가요?

본인의 사업을 잘 보호할 수 있게끔 권리범위를 잘 작성해서 등록한 특허를 말하는 거죠. 스타트업의 아주 마이너한 부분에 대해 특허 출원했다는 건 의미가 없어요. 내 사업을 보호하려고 냈는데 심사과정에서 자꾸 깎여나가 정말 좁은 범위의 특허만 가지고 있는 경우도 있고요.

특허가 애매한 게, 사업 내용이 계속 바뀌잖아요. 그럼 특허도 같이 바뀌어야 하거든요. 예를 들어 기존에 어떤 특허를 냈는데, 해외에 나가게 됐어요. 그럼 해외에 나가는 시점에 맞춰서 바뀐 부분은 반영이 돼야 하고 필요하면 새로 등록하거나 기존의 것을 보호해야 하는데 그런 인식이 부족한 것 같아요. 특허 냈다고 안심하고 있다가 나중에 보면 자신의 사업과 특허가 동떨어져 있거든요.

수정, 보완이 되는 건가요?

수정이나 보완이 되는 게 있고 안 되는 게 있어요. 특정 범위가 있는데, 잘 모르는 분들은 그냥 수정하면 된다고 생각해요. 그런 부분은 전문가의 자문을 받아 봐야 알 수 있는 부분이죠.

보통 해외특허 출원은 어떤 과정으로 진행되는 건가요? 해외 진출 관련해서 언급해주시면 좋을 것 같습니다.

보통 특허를, ‘국내에서 출원 한 후 1, 2년 이내 해외출원 나가야 되는데, PCT 출원이란 게 있다더라’ 이렇게 알고 오세요. 여기까지만 알아도 아주 잘 알고 오는 거죠. 다만 그 과정을 어떻게 전략적으로 활용할 것인지에 대해 고민해야 해요.

보통 한국에서 특허를 출원 하고 1년의 우선권 기간을 이용해 해외로 나가는 게 통상적인 방법인데요. 무작정 해외로 출원 신청을 했다가 등록이 안 되면 돈만 몇 천만 원이 깨질 수 있잖아요. 그럴 때 활용할 수 있는 게 특허심사하이웨이(Patent Prosecution Highway, PPH)라는 제도입니다.

PPH는 A, B 양국에 동일한 특허가 신청된 경우, A국에서 특허가 가능하다는 결정을 내리면, B국은 A국의 심사결과를 활용하여 해당 특허를 다른 특허에 비해 우선해서 신속하게 심사하는 제도로, 이를 통해 출원인은 일반심사에 비해 신속한 심사로 조기에 특허권 획득이 가능하고, 특허청 측면에서는 심사결과를 상호 활용함으로써, 심사품질을 향상시키고 심사부담을 경감시킬 수 있는 장점이 있죠.

한국에서 보통 특허 심사는 심사청구순서에 따라 1년 반 정도가 걸립니다. 이럴 때 우선 심사를 적절히 활용하면, 무척 큰 이점이 생기는 거죠.

특히 미국이나 유럽은 정말 느리고요. 유럽은 매년 심사 결과를 기다리는 동안 출원유지비도 내야해요. 등록유지비가 아니라 출원유지비요. 이게 만만한 금액이 아니거든요. 보통 2년이 지나면 수수료를 내야 하는데 백만 원이 넘기도 하고 출원 건수가 많은 분야는 5년이 걸리기도 해요. 그럴 때 PPH 제도를 잘 활용하면 돈도 아끼고 심사를 좀 더 안정적으로 받아볼 수 있어요. 이런 전략적인 접근이 필요한 거죠.

유럽을 예시로 들었는데, 그런 게 각 나라별로 제도가 다 달라요. 효과적으로 활용하면 정말 좋은데 사례마다 상황이 다르기 때문에 저희는 전략적으로 접근해서 가이드를 드리고 있습니다. 1차 인하우스 컨설팅을 통해서 최적화된 전략을 도출해준 후 GP(Global Partner, 센터와 파트너십을 맺고 있는 회사를 말함)를 통해서 진행할 수 있도록 연결시켜드리고 있어요.

 

PCT 특허 출원은 이렇게 활용하는 거야’ 편에 계속됩니다.