해외 특허, 언제 그리고 어떻게 진행해야 할까?

국내 특허와 해외 특허는 별개이다.

국내 기업의 해외 진출 성공사례를 바탕으로, 많은 기업들이 국내에만 머무르지 않고 해외진출을 염두에 두고 사업을 진행하고 있다.

속지주의(屬地主義) 원칙에 따라 특허는 권리를 획득한 국가 내에만 효력이 발생하기 때문에, 발명에 대하여 해외에서 보호받기 위해서는 보호가 필요한 국가마다 별도로 특허를 확보해야 한다. 따라서 국내 특허를 확보하였다고 하더라도 이와 별도로 해외 특허를 확보하는 절차를 진행하는 것이 필요하다.

그렇다면 해외 특허는 언제 진행하는 것이 좋으며, 어떤 방식으로 진행하는 것이 좋을까?

1. 해외 특허는 국내 특허 출원 후 1년 이내에 하는 것이 유리하다.

참조도 1: 해외 특허 출원 가능 기간

특허 심사는 심사 기준일 이전에 공개된 자료를 바탕으로 수행된다. 특허 심사 기준일은 일반적으로 특허가 특허청에 출원(접수)된 출원일로 정해지며, 국내 특허의 경우 국내 특허청에 특허 출원된 날짜가 심사 기준일이 되고, 해외 특허의 경우 해외 특허청에 특허 출원된 날짜가 심사 기준일이 된다.

국내 기업의 경우, 국내 특허를 먼저 접수한 후 해외 특허를 접수하는 경우가 일반적이다. 이러한 경우 해외 특허 출원일이 국내 특허 출원일에 비해 늦어진다. 해외 특허 출원일이 상대적으로 늦어지게 됨에 따라 해외 특허의 심사 기준일 역시 국내 특허의 심사 기준일에 비해 늦어 지기 때문에, 해외 특허가 국내 특허에 비해 불리한 조건에서 심사를 받게 될 수 있다.

파리 조약에서는 동일한 발명임에도 불구하고 지리적, 언어적인 한계로 인하여 심사 기준일이 달라지게 되는 불합리함을 해결하기 위해, 국내 특허를 출원한 후 1년 이내에 해외 특허를 출원하면(Case 1), 해외 특허청에서는 해외 특허의 심사 기준일을 해외 특허 출원일이 아니라 국내 특허 출원일로 설정하도록 하였다. 따라서 국내 특허 출원 후 1년 이내에 해외 특허를 진행하면, 해외 특허 출원일이 아니라 국내 특허 출원일을 기준으로 심사를 받을 수 있기 때문에, 기업 입장에서 상대적으로 유리하게 해외 특허에 대해 심사를 받을 수 있다.

국내 특허를 출원한 후 1년 이내에 해외 특허를 출원하는 것이 유리하다는 것이지, 국내 특허를 출원한 후 1년이 지났다고 하여 해외 특허를 출원하지 못하는 것은 아니다. 국내 특허를 출원한 후 1년이 지나더라도 해외 특허 출원 자체는 가능하다. 다만, 해외 특허 출원 시점에 따라 해외 특허의 등록이 어려워지게 될 수도 있다.

국내 특허를 출원한 후 1년이 지났지만 국내 특허 출원일로부터 1년 6월이 지나기 전에 해외 특허를 출원하면(Case 2), 해외 특허청에 특허 출원된 날짜를 기준으로 심사를 받아볼 수 있다. Case 2는 국내 특허 출원일이 아니라 해외 특허 출원일을 기준으로 심사가 진행되기 때문에 Case 1에 비해 불리한 측면이 있지만, 예외적인 경우를 제외하고 해외 특허 출원을 통해 등록을 시도해보는 것에는 문제가 없다.

한편, 국내 특허 출원일로부터 1년 6월이 지나면 국내 특허가 공개된다. 따라서 국내 특허를 출원한 후 1년 6월이 지나서 해외 특허를 출원하면(Case 3), 해외 특허 출원일이 해외 특허의 심사 기준일이 되고, 해외 특허의 심사 기준일 이전에 국내 특허가 공개되었기 때문에, 해외 특허는 새로운 발명이 아니라 등록이 되기 어렵다.

2. 추가적인 시간이 필요한 경우 PCT 출원을 이용할 수 있다.

앞서 살펴본 바와 같이, 국내 특허 출원일로부터 1년 이내에 해외 출원을 하면 심사 기준일 측면에서 기업이 상대적으로 유리하게 해외 특허에 대한 심사를 받을 수 있다.

그러나 ① 국내 특허 출원일로부터 1년이 되는 시점까지 심사 결과가 나오지 않는 경우도 많아서, 국내 특허의 등록 여부에 대하여 확인을 하지 못하고 해외 특허의 진행 여부를 결정해야 하는 경우가 발생하며, ② 특허는 상품화 이전에 선제적으로 진행하는 경우가 많아서 해외 특허의 진행 여부를 결정할 때 특허 발명이 상품에 적용될 것인지 여부가 불확실하고, ③ 특허 발명이 상품에 적용되더라도 어느 국가에 판매가 가능하여 특허 발명에 대한 보호가 필요할지를 예측하는 것이 쉽지 않기 때문에, 국내 특허 출원일로부터 1년 이내에 해외 출원을 할 것인지 여부를 결정하기가 쉽지 않은 것이 현실이다.

더욱이, 해외 특허 출원을 1개 국가 아니라 여러 개 국가에 대하여 진행을 하게 되면 천만원 이상의 높은 비용이 발생한다는 점도 해외 특허 출원의 결정을 망설이게 하는 한 요소이다.

이러한 상황에서 고려할 수 있는 것이 PCT(Patent Cooperation Treaty) 출원이다. PCT 출원을 통해 다양한 혜택을 누릴 수 있지만, 대표적으로 PCT 출원을 통해 해외 출원 여부에 대하여 고민할 수 있는 추가적인 시간을 확보할 수 있다. 즉, PCT 출원을 했다고 하여 해외 특허 출원이 완료되는 것이 아니며, PCT 출원을 하였다고 하더라도 별도로 각 국가에 해외 특허 출원을 진행해야 한다. PCT 출원을 하는 것은 일종의 시간 연장 티켓을 구입하는 행위에 대응될 수 있다.

구체적으로, 국내 특허를 출원한 후 1년 이내에 PCT 출원을 하는 경우, 국내 특허를 출원한 후 30월(또는 31월)까지만 해외 특허 출원을 하면, 해외 특허의 심사 기준일을 해외 특허 출원일이 아니라 국내 특허 출원일로 인정받을 수 있다. 즉, 기존에는 국내 특허를 출원한 후 1년 6월이 지나서 해외 특허 출원을 하면 등록이 불가하였는데, PCT 출원을 하게 되면 국내 특허를 출원한 후 1년 6월이 지나더라도 국내 특허를 출원한 후 30월(또는 31월)만 넘지 않는다면 해외 특허 출원을 하여 등록을 받을 수도 있다.

국내 특허를 출원한 후 30월(또는 31월)이 되는 시점에는 ① 국내 특허의 등록 여부에 대한 결과도 확인이 가능하고, ② 특허 발명이 상품에 적용될 것인지 여부 역시 확인이 가능할 확률이 높고, ③ 특허 발명에 대한 보호가 필요한 국가를 판단하기도 상대적으로 용이할 수 있기 때문에, 해외 특허의 진행 여부에 대한 의사 판단을 유예하기를 원하는 기업의 경우, PCT 출원을 적극 활용해볼 수 있다.

원문 : 해외 특허, 언제 그리고 어떻게 진행해야 할까?

필자 소개 : 서일효 BLT 파트너 변리사 /  국내 대기업의 국내외 특허출원 업무와 해외 대기업의 국내 특허출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 현재 중소기업의 특허출원 업무 및 특허 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있습니다. 직무발명 컨설턴트로도 활동하고 있으며, 기술임치나 영업비밀과 같이 특허와 더불어 기업을 보호할 수 있는 제도에 대하여 관심이 많습니다.