경쟁사의 특허/특허출원을 검토하거나 FTO 분석을 통해 침해 우려가 있는 특허/특허출원을 발견하였을 때, 기업에서는 어떤 조치를 취할 수 있을까요? 특허법에서는 타사의 특허 등록을 저지하기 위해 활용할 수 있는 세가지 방안을 특허의 단계별로 나누어 구분하고 있습니다.

이번 연구자료에서는 타사의 특허 등록을 저지하기 위해 특허법상 취할 수 있는 세 가지 방법에 대해서 설명 드리고자 합니다.

정보제공(Third Party Observation)

‘특허 출원에 관하여 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 

증거와 함께 특허청장에게 제공할 수 있다(특허법 제63조의 2)’

‘정보 제공’은 타사의 특허출원이 등록되는 경우, 자사 기술이 그 특허를 침해하거나 우리 비즈니스에 방해가 될 우려가 있다면 누구나 그 특허출원의 청구범위에 기재된 발명이 특허받을 수 없는 구체적인 이유 및/또는 이를 뒷받침하는 증거자료를 특허청에 제출할 수 있는 제도입니다. 이 제도는 해당 출원인 실질 심사 중인 경우에 심사관에게 심사를 위한 정보를 제공한다는 취지로, 미국, 유럽, 일본 등의 해외에서도 비슷한 방식으로 운영되고 있습니다.

예를 들어, 심사 중에 있는 출원의 청구범위에 기재된 발명의 신규성 및 진보성을 부정할 수 있는 선행문헌을 찾아서 특허청에 제공할 수도 있으며, 명세서 및 청구범위 기재불비 등 심사요건 전반에 대해 정보 제공이 가능합니다.

정보제공은 해당 출원의 실질 심사가 완료되기 전이라면 언제든지 제출할 수 있으며, 누구나 익명으로 할 수 있기 때문에 정보제공을 하는 기업의 신분을 노출시키지 않을 수 있습니다. 그래서 해당 출원이 등록되는 경우 침해 소송의 타겟이 되는 것을 방지할 수 있습니다.

특허취소신청(Post-grant Patent Revocation Proceedings)

특허가 등록공고된 후 6개월 이내에 특허취소신청을 제기한다면 해당 특허의 등록을 취소할 수 있습니다. ‘특허취소신청’ 제도는 심사관이 성실하게 심사하여 특허등록 결정을 하는 경우라도 인간이 하는 일인만큼 하자 있는 특허가 등록될 수 있기 때문에, 일정 기간 동안 일반 공중이 이의를 제기할 수 있는 기회를 주겠다는 취지로 실시되고 있습니다.

특허취소신청은 정보제공과 마찬가지로 누구나 익명으로 제출할 수 있습니다. 또한, 신청인이 취소이유를 제출하기만 하면 특허심판원이 전담하는 심사절차와 같이 처리되기 때문에 취소신청인이 분쟁의 당사자로 직접 참여해야 하는 부담이 없습니다.

다만 심사관의 심사 결과를 보완하는 제도의 취지상에 맞게 신규성/진보성이 부정되는 경우와 확대된 선출원주의 및 선출원주위에 위반되는 경우에 한하여 특허취소신청을 할 수 있으며, 심사과정에서 인용된 선행문헌만으로는 특허취소신청이 불가능하고 심사단계에서 인용되지 않았던 선행문헌을 제출하여야 합니다.

특허취소신청과 유사한 해외 제도는 유럽 특허청의 이의신청(Opposition) 제도와 미국 특허청의 Post-grant review 제도로, 세부 사항은 일부 다르게 운영되고 있습니다.

무효심판(Invalidation Trial)

특허 등록 후 언제든지 그 특허를 무효화하기 위해서 무효심판을 제기할 수 있습니다. 다만, 무효심판은 특허 등록 후 언제든지 제기할 수 있기 때문에 특허 등록 후 6개월 이내라면 취소신청과 무효심판 중 어느 것을 제기하는 것이 유리한 지를 고려해봐야 합니다.

무효심판은 본격적인 특허 분쟁으로서 이해관계인(즉, 그 특허에 의해 법률상 불이익을 받거나 받을 우려가 있는 자 또는 심사관)에 한해서 제기할 수 있으며, 무효심판 청구인은 본인이 이해관계인임을 소명하여야 하기 때문에 본인 회사를 노출하지 않고는 제기할 수 없습니다. 무효심판 청구인과 특허권자가 당사자로서 절차에 참여하고 서면 심리와 함께 심판원에 참석하여 구술심리가 병행됩니다.

무효심판은 취소신청에 비해 신규성/진보성을 비롯하여 기재불비, 모인출원, 공동출원 위반, 조약 위반 등 보다 넓은 무효 사유에 기초할 수 있습니다.

특허의 단계에 따라 문제가 되는 특허출원의 등록을 저지하거나 등록된 특허를 취소/무효화할 수 있는 3가지 방안을 살펴보았습니다.

정보제공→취소신청→무효심판 순서로 비용과 시간이 많이 들고 예측 가능성도 떨어지기 때문에, 주기적으로 경쟁사의 특허/특허출원을 모니터링하여 사업에 문제가 될 소지가 있는 특허 발명에 대해서는 출원 단계에서부터 등록 저지를 위한 노력을 기울이는 것이 안정적으로 사업을 영위하는 데 도움이 될 것입니다.

–글: 특허법인 세움 류민오 변리사
–원문: [류민오의 BIO 기술과 특허 브리프] #5. 경쟁사의 특허 등록을 저지하는 방법