특허출원의 심사과정
특허청에 특허출원이 접수되면 해당 특허출원에 대하여 심사를 담당할 심사관이 배정된다. 심사관은 특허출원에 대하여 심사를 진행하면서 거절이유가 발견되면 해당 거절이유를 정리하여 특허출원을 접수한 기업 또는 개인(출원인)에게 의견제출통지서를 발송하며, 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정을 한다.
통계를 살펴보면, 100건 중 7건 정도의 특허출원만이 최초 심사에서 거절이유가 발견되지 않아 한번에 등록이 되었고, 나머지 93건의 특허출원은 최초 심사과정에서 거절이유가 발견되어 출원인에게 의견제출통지서가 발송되었다. 즉, 대부분의 특허출원에 대하여 심사과정에서 거절이유가 제시되고 있다.
출원인은 심사관으로부터 거절이유를 통지 받은 후, 심사 결과에 대하여 보정이나 소명이 필요한 사항에 대하여 정리한 대응안을 담당 심사관에게 제출하며, 담당 심사관은 출원인의 대응안을 고려하여 최종적으로 특허출원의 등록 여부를 결정하게 된다.
결국 특허출원의 등록 과정은 특허출원의 특허성에 대하여 설득을 하는 과정이며, 담당 심사관의 설득에 성공을 하면 특허출원이 등록이 되고 담당 심사관의 설득에 실패를 하면 특허출원이 거절된다. 따라서 특허출원의 등록을 위해서는 담당 심사관이 특허발명에 대하여 어떻게 이해하고 있는지, 특허성 심사기준을 어떻게 설정하고 적용하고 있는지 등에 대하여 정확히 이해하는 것이 필요하다.
심사과정에서 심사관과의 소통 전략
특허출원의 심사과정은 주로 서면으로 진행되다 보니, 진행 과정에서 불명확한 부분이 있을 수도 있다. 이러한 경우, 담당 심사관과의 적극적인 소통을 통해 불명확한 부분을 명확히 함으로써 효과적으로 특허 등록을 도모할 수 있다.
(1) 간단한 이슈에 대한 소통 – 거절이유에 대한 파악 등
거절이유에 대하여 대응을 하기 위해서는 해당 거절이유에 대하여 명확하게 이해하는 것이 중요하다. 의견제출통지서의 분석을 통해서 심사관의 심사 관점을 명확하게 이해해야 심사관을 설득할 수 있는 대응안을 마련하는 것이 가능하기 때문이다.
따라서 거절이유를 파악하는 과정에서 이해가 어려운 부분이 있는 경우, 담당 심사관에게 연락을 취하여 해당 부분에 대하여 문의를 하고 관련된 답변을 받을 수 있다. 특히, 기재불비와 같이 형식적인 거절이유가 지적된 경우에 이러한 소통은 효과적이며, 담당 심사관과의 소통 과정에서 대응방향에 대한 논의가 진행될 수도 있다.
그러나 이러한 소통은 거절이유의 내용을 명확하게 파악하기 위한 것처럼 복잡하지 않은 사항에 대하여 적합하며, 거절이유의 타당성에 대한 논의나 진보성의 극복방향에 대한 논의와 같이 논의가 길어질 수 있는 사항의 경우, 별도로 마련된 심사관 면담 절차를 활용하는 것이 좋다.
(2) 복잡하고 중요한 이슈에 대한 소통 – 거절이유, 대응안에 대한 논의 등
아래와 같이 복잡하고 중요한 이슈로 인하여 논의가 길어질 수 있는 사항에 대하여는 심사관 면담을 통해 심사관과 소통이 가능하다.
ⓛ추가적인 자료 등을 통해 심사관에게 특허발명과 인용발명의 차이에 대한 설명을 직접 제공하려는 경우
②지적된 거절이유의 타당성에 대하여 심사관과 논의를 하려는 경우
③작성된 대응안을 통해 거절이유 극복이 가능한지 확인을 받고 싶거나 거절이유에 대한 대응방향에 대하여 심사관과 논의를 하고 싶은 경우
심사관 면담을 진행하기 위해서는 사전 신청이 필요하다. 의견제출통지서가 발행된 후에는 보정안 리뷰 면담 신청이 가능하고, 거절결정서가 발행된 후에는 재심사 면담 신청이 가능하다. 심사관 면담은 대면 면담, 화상 비대면 면담, 전화 비대면 면담 모두 가능하다.
보정안 리뷰 면담 또는 재심사 면담을 신청하면서 필수적으로 대응안을 제출해야 하며, 심사관 면담 과정에서 해당 대응안을 통해 지적된 거절이유의 극복이 가능한지에 대한 답변을 받을 수 있다. 이 밖에, 심사관 면담을 통해 담당 심사관으로부터 거절이유에 대한 설명을 들을 수 있고 거절이유에 대한 대응방향에 대한 코멘트를 받을 수 있으며, 거절이유 관련하여 심사관과 다양한 의견교환을 할 수 있기 때문에, 면담 결과를 바탕으로 특허 등록을 위한 효과적인 전략 수립이 가능하다.
특허출원의 심사과정에서 담당 심사관과의 소통의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 본 칼럼의 심사관과 소통하는 전략을 활용하여 기업에서 원하는 특허를 확보할 수 있기를 바라본다.
원문 : 심사관과의 소통을 통한 효과적인 특허 등록 전략
글 : BLT 서일효 변리사
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