최근 고객사 두 곳으로부터 급하게 연락을 받았다.
공교롭게도 두 기업 모두 보유 등록상표에 불사용 취소심판이 제기되어 문제가 된 상황이었다. 등록상표가 취소가 되면 브랜드를 변경해야 하는 상황이 벌어질 수 있다 보니, 기업 대표님들의 걱정이 이만저만이 아니었다.
두 기업 모두 등록상표와 관련된 브랜드를 사용하고 있었지만, 상대방은 등록상표의 사용 관련하여 허점이 있다고 생각하여 불사용 취소심판을 제기한 것으로 보였다. 다행이도 두 기업 모두 등록상표를 사용한 증거를 보유하고 있어서, 해당 증거를 바탕으로 불사용 취소심판에 대응할 수 있었다.
고객사의 경우에는 등록상표에 대한 사용 증거가 있어서 대응이 가능했지만, 통계적으로 불사용 취소심판이 제기된 등록상표 10건 중 8, 9건이 취소되고 있기 때문에, 사용 증거가 없거나 미흡한 등록상표를 보유한 기업은 언제든지 아찔한 상황에 직면할 수 있다.
등록상표를 사용하고 있지 않고 사용 계획도 없다면 등록상표가 취소되더라도 문제가 크지 않지만, 등록상표를 실제로 사용하고 있거나 사용 계획이 있는 경우라면 등록상표 취소는 기업에 불의타가 될 수 있으므로, 기업은 등록상표의 사용의무에 대하여 이해하고 등록 이후에 지속적으로 관리를 해야 한다.
- 불사용 취소심판에 대하여
상표법에서는 상표권자의 등록상표 사용을 촉진함과 동시에 상표권자에게 등록상표 불사용에 대한 제재를 가하는 차원에서 불사용 취소심판을 마련하고 있다.
구체적으로, 상표권자와 사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 등록상표가 취소될 수 있다.
- 불사용 취소심판 대비 과정에서 유의할 점
사용 증거가 없거나 부족한 경우에는 등록상표가 취소될 수도 있기 때문에, 상표권자는 등록상표를 지속적으로 사용하고 증거를 수집해 둠으로써 불사용 취소심판에 대한 대비를 할 수 있으며, 불사용 취소심판이 제기되는 경우, 등록상표의 사용 증거를 제시함으로써 등록상표가 취소되는 것을 막을 수 있다.
그러나, 상표법에서는 “등록상표”를 “지정상품”에 대하여 사용하도록 요구하고 있기 때문에, 사용 증거가 있어도 등록상표가 취소될 수 있어서 사용 과정에서의 주의가 필요하다.
우선, “등록상표”를 과도하게 변형시켜 상표의 동일성을 훼손해 사용한 경우, 실사용상표를 등록상표와 동일하게 볼 수 없어 사용 증거가 있어도 등록상표가 취소될 수 있다.
따라서, 기업에서는 등록상표를 과도하게 변형해 사용하기 보다는 동일성이 유지되는 범위에서 등록상표를 사용하는 것이 필요하며, 등록상표를 변형하여 사용하는 경우에는 새롭게 상표 등록을 진행할 수 있다.
이 밖에, 등록상표를 “지정상품”이 아닌 다른 상품에 사용하는 경우에는 사용 증거가 있어도 등록상표가 취소될 수 있다.
따라서, 기업에서는 등록상표를 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것 역시 사용 증거로 인정을 받기 어렵다는 점을 인식하고, 등록상표를 지정상품에 사용하도록 하며, 등록상표를 새로운 상품에 사용하게 되는 경우에는 지정상품을 추가 등록할 수 있다.
금번 칼럼을 통해 기업에서 등록상표의 사용의무에 대하여 이해하고 보유 등록상표에 대하여 재점검할 수 있는 기회가 되기를 바란다.
원문 : 당신의 상표는 안녕하십니까?
글 : BLT 서일효 변리사
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