“OOO 업체로부터 상표권 침해 내용증명을 받았는데 어떻게 하죠?”
“내용증명을 받았는데 가만히 있어도 되나요?”
내용증명 형태의 서신을 받는 것 만으로 놀라고 당황하실 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 고객분들이 주셨던 질문을 바탕으로 내용증명을 받았을 때 우선 검토하셔야 할 내용들에 대해 간단히 정리해 보겠습니다.
상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하게 되며(상표법 제89조), 상표권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는자에게 그 침해의 금지 또는 예방을 청구(상표법 제107조)할 수 있습니다.
상표권자는 자신의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 자를 발견하면 상표권에 의해 민형사상 소송의 청구가 가능합니다. 대부분의 경우 법적 소송을 진행하기에 앞서 상표권 침해행위를 중단하고 일정 수준의 보상을 해주기를 내용증명 형태로 알리게 되는데요.
내용증명의 사전상 의미는 “개인 및 상호 간의 채권 또는 채무의 이행 등의 득실변경에 관한 부분을 문서화하는 것”입니다. 발송 목적은 정확한 사실을 상대에게 알렸다는 것을 증명하고자 함인데 내용증명 형태의 서면을 수신하였다는 사실이 객관적으로 남게 되므로 법적 분쟁에 들어갔을때 고의 입증이 용이해집니다.
하지만 내용증명 자체에 법적 효력이 있는 것은 아닙니다. 따라서 서면에 적힌 권리자의 요구가 정당한지에 대해 먼저 꼼꼼히 살펴보실 필요가 있습니다.
첫째, 해당 상표권이 유효한지 확인하세요.
상표권 침해를 요청하는 내용증명을 보낼때 통상 해당 상표권의 등록원부를 함께 첨부해서 보내는 경우가 많습니다. 첨부된 원부 사본이나 문서 상 등록번호를 확인하셔서 해당 상표권이 유효하게 권리 존속하고 있는 것인지, 내용증명의 발신인이 원부상 진정한 권리자가 맞는지 확인하셔야 합니다.
둘째, 유효한 상표권이 맞다면 등록상표와 그 지정상품이 사용하시는 상표 및 사업내용과 유사한지 여부를 확인하셔야 합니다.
상표가 비 유사하거나, 사업 내용이 등록상표의 지정상품과 상이한 경우 침해에 해당하지 않습니다. 상표가 동일한 경우가 아니라면 비 유사 주장의 여지가 있으니 이 부분의 확인도 중요합니다.
셋째, 상표권도 유효하고 유사하다고 판단된다면, 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위는 아닌지도 확인하셔야 합니다.
상표법은 일정 경우의 사용 태양에 대해서는 상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정(상표법 제90조)하고 있습니다.
-자기의 성명, 상호 등을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표
-성질표시 상표
-현저한 지리적 명칭 또는 약어로 된 상표
-지정상품 또는 그의 포장을 확보하는데 불가결한 형상 등으로 된 상표
특히, 자기의 상호를 관행에 따라 사용하는 경우나 지정상품의 성질표시에 해당하는 상표는 등록상표권이 있어도 상표권 침해에 해당하지 않을 수 있습니다.
넷째, 선사용권이 인정되는지 여부를 확인해 보세요.
타인의 등록상표를 사용하여도 일정한 요건이 갖추어진 경우 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리를 가지게 됩니다.(상표법 제99조) 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 출원일 전부터 국내에서 계속 사용하였어야 하며 그 결과 출원 시점에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것을 요건으로 합니다. 만약 등록은 받지 못했지만 장기간에 거쳐 꾸준히 사용된 상표라면 선사용권 해당 여부도 체크 포인트가 됩니다.
다섯 째, 이래 저래 모두에도 해당하지 않는 경우입니다.
상표권 침해에 해당한다고 판단될 경우, 내용증명 발신인에게 답변을 하는 것이 좋습니다.
상표권 분쟁은 생각보다 쉽게 해결될 수 있다.
상표권 존재여부에 대해 몰랐으며 고의가 아니었다는 점을 어필하시고 향후 사용을 중단하실 의사가 있다면 이를 전달하고 선처를 구하시는 것이 좋습니다. 대다수의 상표권자는 미래에 상표 사용을 하지 않겠다는 의사를 전달 받으면 민형사 소송까지 제기하지는 않으십니다. 상표 침해의 정도가 중하지 않았다는 전제하에서 입니다.
만약, 앞으로도 상표 사용을 원하신다면 라이센스 계약 체결 의사는 없는지도 문의해 보셔도 좋습니다.
필자 소개 : 노지혜 BLT 파트너 변리사는 국내외 대기업 상표 및 디자인의 국내 및 해외 출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 상표 및 디자인 분쟁 관련 컨설팅 업무를 진행하고 있다. 특허청 산업재산권 분쟁조정위원으로 활동하고 있으며, 현재는 중소기업의 상표, 디자인 출원 업무 및 관련 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있다.
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