화수분은 전설 속의 물건으로 재물이 계속 나오는 보물단지다. 물건을 담아 두면 끝없이 새끼를 쳐서 그 내용물이 줄어들지 않는다. 즉, 안에 있는 원본 물건을 계속 복제하여 지속적으로 사본 물건을 만들어 낼 수 있다.
특허에도 화수분과 같은 제도가 있다. 분할출원이 바로 그것이다.
분할출원 개념도
분할출원이란 하나의 특허출원(원출원)에 둘 이상의 발명이 포함되어 있는 경우 일부 발명을 별개의 특허출원으로 분리하여 새로 출원하는 것을 말한다(특허법 제52조, 실용신안법 제11조 참조). 분할출원은 원출원 중의 일부발명을 분할하여 새로운 특허출원을 하는 제도이므로, 분할출원을 하더라도 원출원은 소멸되지 않고 계속 존속한다.
즉, 특허 출원인은 원출원을 복제하여 분할출원을 함으로써, 작성된 하나의 특허 서류(특허 명세서)를 이용하여 하나의 특허 등록이 아닌 여러 개의 특허 등록을 확보할 수 있다.
분할출원의 효과
출원인은 분할출원을 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있다.
1) 비용 절감: 이미 작성된 특허 서류를 분할출원에 활용하기 때문에, 분할출원은 원출원과 비교하여 낮은 비용으로 특허 절차를 진행하는 것이 가능하다.
2) 준비 기간 단축: 분할출원에서 이미 작성된 특허 서류를 활용하되 청구항에 대해서만 수정 작업을 진행하기 때문에, 특허 서류를 새로 작성하는 원출원과 비교하여 특허 접수까지 걸리는 시간이 단축된다.
3) 기존 심사 결과를 활용한 등록 전략 수립: 원출원에 대한 심사 결과가 나온 상태에서 분할출원을 진행하는 경우, 원출원의 심사 결과를 바탕으로 심사관의 특허성 기준에 대한 예측이 가능하므로, 이를 바탕으로 분할출원의 청구항을 설계하여 효과적인 등록을 도모할 수 있다.
4) 빈틈없는 권리 보호: 원출원을 통해 확보한 권리 이외에 분할출원을 통해 추가적인 권리를 확보하게 됨으로써 효과적인 포트폴리오 구축이 가능하여, 해당 발명에 대하여 빈틈없는 권리 보호가 가능할 수 있다.
5) 특허 등록증 여러 개 확보: 분할출원은 원출원과 별개의 특허출원이기 때문에, 원출원과 분할출원의 등록증은 각각 발행된다. 따라서 분할출원을 통해 특허 등록증을 여러 개 확보할 수 있다.
분할출원의 활용 예시
분할출원의 활용 예시 – 출처: 특허청 바이오 의약품 특허 현황 분석
위의 그림을 참조하면 하나의 원출원으로부터 6개의 분할출원이 파생되었다. 이렇게 많은 수의 분할출원이 진행되는 것이 흔한 경우는 아니지만, 중요한 특허일수록 분할출원이 진행되는 경우가 많은 것은 사실이다.
따라서 출원인은 분할출원의 활용을 염두에 두고 특허 전략을 세우는 것이 필요하다. 다만, 분할출원은 시기적인 제약과 내용적인 제약이 있기 때문에, 제도적인 부분에 대하여 전문가와의 논의하는 것을 추천한다.
원문 : [서일효 변리사의 특허 백과사전] 분할출원을 영리하게 이용하기
필자 소개 : 서일효 BLT 파트너 변리사 / 국내 대기업의 국내외 특허출원 업무와 해외 대기업의 국내 특허출원 업무에 대한 경험을 가지고 있으며, 현재 중소기업의 특허출원 업무 및 특허 컨설팅 업무를 주로 진행하고 있습니다. 직무발명 컨설턴트로도 활동하고 있으며, 기술임치나 영업비밀과 같이 특허와 더불어 기업을 보호할 수 있는 제도에 대하여 관심이 많습니다.
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