많은 스타트업이 SaaS(Software as a Service, 서비스형 소프트웨어)를 제공하는 것으로 창업하고 있다. 필자가 업무상으로 접촉하는 스타트업 기업의 경우에도 50% 정도가 SaaS 형태의 서비스 또는 그와 유사한 서비스를 제공한다. 심지어 코로나 이후 SaaS형태, 그중에서도 기업 간 SaaS를 제공하려는 스타트업의 창업이 크게 늘어 ‘B2B SaaS’가 하나의 유행 키워드로 대두된 적도 있었다.
필자와 연을 맺고 있는 기업들 중에는 서비스를 실제로 제공하고 있는 기업도 있고, 기존 서비스를 SaaS형태로 변형하여 서비스를 제공하려는 기업도 있으며, 창업 단계에서 처음부터 SaaS를 제공하려는 기업도 있다. 특히 최근에는 Chat GPT이후 생성형 AI의 개발이 가속화되고 있으며, 이러한 생성형 AI를 이용하여 기존보다 훨씬 많은, 다양한 형태의 SaaS가 개발되고 있다. 이렇듯 SaaS를 제공하는 기업의 수와 종류가 다양해질수록 SaaS 기술에 대한 보호도 중요해지고 있다.
기술적 해자의 형성을 위해 딥테크 기반의 SaaS 서비스인 경우 기술 자체의 보호가 매우 중요하며, BM에 특징이 있는 경우 SaaS로 제공되는 사업모델의 보호 역시 중요하다. 이번 칼럼에서는 SaaS 서비스를 제공하는 기업의 아이디어를 효율적으로 보호할 수 있는 단서가 될 수 있는 내용을 제공하고자 한다.
카테고리를 다양하게 작성하라
특허 명세서는 크게, 청구항과 그 밖의 부분으로 구성된다. 그중 청구항은 기술의 권리를 특정하는 부분으로, 특허 명세서에서 매우 중요한 부분이라고 할 수 있다. 특허 청구항은 다양한 카테고리로 작성될 수 있다. 장치로 작성될 수 있고, 방법으로 작성될 수 있고, 전체 시스템 형태로 작성될 수도 있다.
다만, SaaS를 제공하는 기업의 경우 서버와 같은 장치 청구항, 제공되는 소프트웨어의 시계열적 동작을 제시한 방법청구항 및 시스템 청구항, 실제 서비스가 제공되는 사용자 단말의 청구항까지 확보하는 것이 바람직하다.
SaaS를 가장 잘 표현할 수 있는 청구항은 방법청구항 또는 시스템 청구항일 것이나, 침해입증과 미국 및 유럽 진출을 위해 장치청구항이 필요하다.
또한 침해 주장의 용이성을 위하여 서비스가 제공되는 사용자 단말 자체를 청구항으로 잡는 것도 중요하다.
SaaS는 필수적으로 서비스 제공에 있어 복수의 주체가 관여할 수밖에 없는데 사용자 단말 카테고리의 청구항의 경우 단일 주체로 작성하기에 비교적 용이한 점이 있다.
서비스와 특허가 매칭되도록 작성하라
본 내용은 SaaS 뿐만 아니라 다른 기술의 특허의 경우도 매우 중요한 부분이다. 특허가 제품과 매칭되지 않으면 특허의 가치를 인정받지 못하는 경우가 많고, 특허활용에도 어려운 부분이 많다.
특히 SaaS의 경우에는 사업모델의 특징이 되는 경우가 많은데 특허가 기술에만 포커싱이 맞춰지고 서비스에 매칭되지 않는다면, 기업이 제공하는 서비스와 매칭되지 않는 쓸모없는 특허로 전락할 수도 있다.
따라서 특허의 디자인 단계부터 제공하는 서비스와 매칭되도록 각별히 신경 쓰면서 특허 작성을 진행하도록 하자.
장치적 구성을 사용하라.
미국 특허법 35 USC 101에서는 성립성을 규정하고있고, 미국 특허청은 소프트웨어 발명이 장치로 구현되지 않는 경우에는 101 거절이유를 통지하고 있다.
실무상 창치적 내용이 충분히 작성되지 않은 명세서의 35 USC 101가 통지되는 경우 극복이 어려운 경우가 있다.
특히, SaaS 등 소프트웨어 발명의 경우에 101 거절이유가 많이 통지되는데 이러한 상황을 대비하기 위하여 장치적 구성을 사용하여 청구항을 작성하는 것이 바람직하다.
‘제어부’등 기능식으로 작성되는 구성을 ‘프로세서’와 같은 장치적 구성으로 변경하여 작성한다면, 보다 더 명확한 청구항으로 평가받을 가능성이 높다.
이를테면, ‘A기능을 수행하는 제어부’보다, ‘A동작을 통하여 B를 출력하는 프로세서’로 작성하는 것이다.
입력 값과 출력 값을 명확하게 작성하라
SaaS 기술의 경우 시계열적 동작이 주된 기술적 특징에 해당되기 때문에 청구항에 이러한 동작이 강조되어 작성되는 경우가 많다. 당연히 중요한 부분이지만, 시계열적 동작을 강조하다 보면 동작의 입력값과 출력값에 대한 특정 없이 청구항이 작성되는 경우가 있다.
실무적으로, 대체로 시계열적 동작이 강조되는 청구항보다 입력 값과 출력 값을 강조하여 등록을 받는 경우 넓은 권리범위를 확보할 수 있다.
조금 더 실무적으로 첨언하자면, 동작을 상세하게 작성한 청구항의 권리 주장을 위해서는 그 동작하나하나에 대하여 침해자의 실시를 입증해야 하는데, 소프트웨어의 경우 그 동작 하나하나의 입증이 매우 어렵다.
한편, 입력과 출력의 경우에는 중간 동작보다 입증이 훨씬 용이한 경우가 많다.
이러한 이유 때문에 SaaS의 경우 청구항에 시계열적 동작을 너무 상세하게 한정하게 되면 기업의 기술력을 상세하게 표현할 수 있을지는 몰라도, 넓은 권리를 확보하기 어렵다.
따라서 SaaS를 구성하는 상세한 동작은 발명의 설명에 상세하게 제시하고 청구항에서는 입력값과 출력값 중심으로 작성하는 것을 제안한다.
유도 침해를 고려하라
원칙적으로 특허 침해를 주장하기 위해서는 단일 침해자가 특허권자의 특허 청구항의 모든 구성요소를 포함하여 실시하여야 한다.
다만 SaaS의 경우, 기술을 구현하는 주체가 다양하다. 메인서버, 클라이언트의 단말, 네트워크 등이다. 이렇듯 실시 주체가 다양하여 기술보호가 어려울 수 있어 최근에는 특허 침해의 해석에 있어 변화의 움직임이 있다.
미국(Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc)에서는 일정 요건하에서 유도 침해법리를 인정하고 있다. 구체적으로 실시행위가 복수의 주체에 의하여 수행되더라도, 1) 서비스제공자가 알고 있고, 2) 서비스 제공자가 하나의 단계를 제외한 모든 구성요소를 실시하고, 3) 사용자가 마지막 단계를 수행하도록 서비스 제공자가 유도, 4) 사용자가 마지막 단계 수행하면 침해를 인정하고 있다.
한편 일본에서도 도구이론 및 지배관리론을 통하여 단일 주체 이슈를 완화하여 해석하려는 움직임이 있는데, SaaS 기술의 경우 이러한 판례의 흐름을 참고하여 청구항을 작성하여할 것이다.
Edge 디바이스의 활용을 고려하라
클라우드와 Edge 컴퓨팅은 서로 다른 기술로 해석될 수 있지만 클라우드 서비스의 디바이스적 한계를 극복하기 위한 방안으로 Edge 디바이스 활용방안이 제안되고 있다.
클라우드 컴퓨팅은 대규모 데이터 처리, 데이터 분석, 머신 러닝과 같은 작업에 적합한 반면, 엣지 컴퓨팅은 실시간 데이터 처리, 지연 감소, 보안 강화와 같은 작업에 적합하다.
클라우드 컴퓨팅과 엣지 컴퓨팅은 서로 결합하여 새로운 서비스를 제공할 수 있다. 예를 들어, 클라우드 컴퓨팅에서 생성된 데이터를 엣지 컴퓨팅에서 실시간으로 분석하여 의사 결정을 내리는 서비스가 그러하다.
클라우드를 기반으로 하는 SaaS 기술의 경우 현재 서비스를 제공하는 클라우드 형태만이 아닌, Edge 디바이스를 통하여 제공되는 서비스 형태를 특허로 확보해 놓는다면, 경쟁력 있는 기술로 평가받을 수 있을 것이다.
SaaS 기술확보를 위한 특허 청구항 작성 방법에 대한 전략을 제시하였다.
필자는 플로피디스켓으로 플레이했던 포켓몬스터 옐로우 버전을, 정성스럽게 CD바닥을 닦아가며 즐겼던 스타크래프트를 기억한다.
이제는 클라우드 생태계를 통해 게임을 스트리밍으로 할 수 있는 시대가 되었다.
기술도, 기술에 대응하는 특허도 이처럼 시대의 흐름에 맞춰나가야 하며, 필자가 제시한 몇 가지 전략이 이러한 흐름의 중심에 있는 SaaS기술의 효율적 권리화를 고민하는 분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 한다.
-원문 : SaaS(Software as a Service)의 특허명세서 작성 전략
-필자소개 : 특허법인 BLT 박기현 변리사
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