CES 2024에 출품했다면 반드시 확인해야 할 것

세계 최대의 가전, 정보기술 박람회인 CES 2024가 지난 12일 막을 내렸다. 이번 CES 행사에서는 AI, 모빌리티, 헬스케어 등 다양한 혁신기술을 기반으로 한 제품들이 선보여 많은 관심을 끌었다.

대한민국 기업들도 CES에서 좋은 성과를 거뒀다. 130여 개의 국내 기업이 혁신상을 수상했다. 이는 대한민국 기업들의 기술력이 세계적으로 인정받고 있다는 것을 의미한다.

CES에 출품한다는 것은 각 기업의 기술 경쟁력을 알리려는 취지도 있지만, 글로벌 시장에 진출하겠다는 의지의 표시이기도 하다.

글로벌 시장 진출을 위해서 특허출원을 진행하여 각 국가에서 권리를 선점하는 것도 중요하지만, 원활한 제품 판매 및 사업확장을 위해서 우리회사가 생산하거나 수출하는 제품이 해당 국가에 등록된 특허권의 침해가 되는지 확인하는 과정도 매우 중요하다. 이러한 과정은 실무상 FTO(Freedom-to-Operate)로 불리며, 실시기술이 특허권을 침해해 분쟁이 야기될 가능성이 있는 특허가 있는지를 검토하는 과정을 의미한다.

이번 글에서는 CES에 출품한 대한민국 기업이 특허침해 리스크 검토, 즉 FTO가 필요한 5가지 이유를 상세하게 전달하고자 한다.

첫째, 특허 분쟁발생의 금전적 대가가 너무 크다.

소 잃고 외양간 고친다는 말이 있다. 이 말은 특허 침해에도 적용될 수 있는 말이다. 자사 제품의 특허침해여부를 미리 판단하면 이후 발생하는 분쟁비용을 절약할 수 있다. 특허리스크 검토를 하지 않고 미국등 해외에 진출하였는데, 실제로 특허 침해로 판단된 경우 비용발생문제는 매우 심각하다.

그림1 : 특허 배상액 판결 건 수 및 배상액, 출처 : Lex Machina 미국특허 소송 보고서 2023

그림1은 미국법원에서 배상액 판결이 난 사건 수와 1사건당 평균 배상액을 나타낸 그래프이다.

많은 침해사건이 합의로 종결되는 경우가 많지만 법원의 판결을 통해 배상액이 결정된 경우 1건당 평균 배상액은 500억원에 달한다. 특히 2019년 이후에는 손해액이 급증한 것을 확인할 수 있는데, 이는 코로나 이후 비디오 컨퍼런스로 진행된 두 개의 소송에서 배심원이 “합리적인 로열티(reasonable royalty)”로 결정한 배상액의 결과이다.

이와 같이 미국이라는 시장에서 특허 분쟁에서 발생하는 비용이 매우 크므로 분쟁 발생전 특허리스크를 미리미리 점검하는 것이 회사의 재무안정성을 확보하는데 매우 중요하다.

둘째, 미국은 ITC(The International Trade Centre)를 통한 신속하고 강력한 특허침해행위조사 및 조치가 가능하다.

미국은 지적재산권 보호를 위해 강력한 법적 제도를 갖추고 있다. 그중에서도 미국 국제무역위원회(ITC)의 관세법 제337조 조사는 미국 내 지적재산권 침해 행위에 대한 신속하고 강력한 조치를 가능케 하는 핵심 제도다.

337조 조사는 미국 내 수입품의 특허, 상표, 영업비밀 등 지적재산권 침해 여부를 조사하고, 침해가 인정될 경우 수입금지명령 등 강력한 구제조치를 내리는 절차다.

그림2 : ITC에서 발생한 특허침해케이스, 출처 : SECTION 337 STATISTICS, ITC

그림2를 참고하면 ITC에서 337조 조사로 특허 침해로 제기된 케이스와 그 중 NPE(Non Practicing Entity)가 제기한 케이스의 비율을 나타내고 있는데 2018년 이후 케이스의 숫자가 증가하고 있으며, NPE가 제기한 케이스의 비율이 증가하는 것을 확인할 수 있다. 이것은 미국 내에서 ITC를 통한 특허권 행사가 증가하고 있는 것을 의미한다.

특히 NPE는 ITC의 제도를 적극적으로 이용하는 것을 확인할 수 있는데 NPE의 침해주장의 증가에 대해서는 후술하도록 한다.

337조 조사의 가장 큰 특징은 신속성이다. 법원 소송의 경우 종결까지 통상 31개월이 소요되는 반면, 337조 조사의 경우는 통상 15개월 이내에 구제를 받을 수 있다. 이는 337조 조사가 배심이 아닌 행정판사에 의해 진행되고, 광범위한 관할을 인정받기 때문이다.

또한, 337조 조사는 강력성을 갖는다. 특허침해가 인정되면 특별한 사정이 없는 한 수입금지명령이 내려지며, 이는 세관 당국 책임하에 집행된다. 즉, ITC의 수입금지명령은 미국 내 시장 접근을 원천 차단하는 효과가 있다.

이처럼 337조 조사는 신속성과 강력성의 특성을 갖으므로 미국 진출을 노리는 기업들은 특허 침해여부를 사전에 검토하여 이러한 리스크에 대하여 대비해야 한다.

셋째, NPE(Non Practicing Entity)의 활동이 증가하고 있다.

필자는 이전에 특허괴물이라 불리는 NPE의 활동에 대하여 경고하는 칼럼을 작성한바 있다. NPE는 본인이 특허 기술을 실시하지 않지만 특허 침해 주장을 통한 협상 및 배상액 판결을 통하여 수익을 창출하는 조직 내지 기관을 의미한다.

NPE의 비즈니스 모델이 특허침해를 주장하는 것이다 보니, NPE는 어떤 기술이 실시되고 있는지에 대하여 늘 모니터링하고 있고, CES에서 많은 기업이 기술을 적극적으로 어필하다 보니 CES는 NPE가 여러 기업의 실시기술을 파악하는데 아주 용이한 행사가 될 수 있다.

그림3 : 연도별 특허분쟁 발생 추이, 출처 : Q4 in Review: NPE Litigation Holds Steady in 2022 Despite Top Venue Headwinds

그림2 살펴본 바와 같이 ITC에서 NPE가 제소하는 비율이 증가하고 있고, 그림 3과 같이 ICT뿐만 아니라 실제 소송에서도 NPE의 제소 비율을 증가하고 있는 추세이다. 특히 2008 서브프라임 모기지 사태 및 2020년 팬데믹 등 대규모 경제이슈 발생 이후 NPE에 의한 분쟁이 급증하고 있는 것은 주목할만하다. 이런 NPE의 공격에 대비하기 위해서라도 특허리스크검토는 반드시 필요하다.

넷째, 특허 분쟁이 발생하면 돈보다 더 소중한 시간을 잃을 수 있다.

시간은 기업의 핵심 자산이다. 시간을 투자해 기술을 개발하고, 시장을 개척하고, 고객을 확보한다. 그런데 특허 분쟁으로 인해 소중한 시간이 낭비된다면 기업의 성장은 물론 생존에도 위협이 될 수 있다.

특허 분쟁은 비용뿐만 아니라 시간이 많이 소요된다. 특허 분쟁이 소송으로 이어지는 경우 판결까지 약 2년에서 3년이 걸린다. 소송이 길어지는 경우 소송 시작부터 종료까지 8년이 걸리는 경우도 있다.

기업의 핵심 기술에 대한 특허 침해 소송이 제기되면 기업은 당장 사업을 진행할 수 없게 된다. 소송 결과가 나올 때까지 기업은 불안한 상황에 놓이게 된다. 이는 기업의 영업 활동에 큰 지장을 초래할 수 있다.

특히, 스타트업은 시간에 더욱 민감하다. 스타트업은 아직 시장에서 자리를 잡지 못했기 때문에 소중한 시간을 낭비할 여유가 없다. 특허 침해 이슈로 인해 사업이 지연된다면 스타트업의 성장은 더욱 어려워질 수 있다.

따라서 기업은 해외 진출을 앞두고 반드시 특허 침해 리스크 검토를 해야 한다. 특허 침해 리스크 검토를 통해 기업은 특허 분쟁으로 인한 소요 시간을 줄일 수 있다. 또한, 특허 분쟁을 예방하거나 최소화할 수 있는 방안을 마련할 수 있다.

기업은 특허 분쟁으로 인해 소중한 시간을 잃는 안타까운 상황을 방지하기 위해 특허 침해 리스크 검토에 적극적으로 나서야 한다.

다섯째, 기업의 FTO보고서는 기술특례상장 시 필요하다.

기술특례상장제도는 우수한 기술력을 갖추었으나 상장의 재무요건을 갖추지 못한 기업에게 상장기회를 제공해 주는 제도이다. 따라서 기술특례상장에서 기술력에 대한 평가는 필수이며, 기업의 핵심기술로 주장하고 있는 기술의 평가가 진행된다.

이때 기업의 핵심기술이 다른 기업의 특허와의 관계에서 침해가 성립한다면 핵심기술의 실시가능 여부를 확신할 수 없기 때문에 심사에서 좋은 평가를 받을 수 없음은 자명하다. 해당 기술은 상장 후에도 소송의 위험에 노출될 수 있기 때문에 심사기관은 해당 기업의 기술력에 대한 신뢰도를 낮게 평가할 수밖에 없다.

따라서 기술특례상장을 염두하고 있는 기업이 자사의 핵심기술에 대한 우수성 및 차별성을 주장하는 것도 중요하지만 자사 기술이 다른 특허와의 관계에서 이슈가 없다는 것을 입증하는 것은 우수성 및 차별성 주장보다 선결적으로 검토되어 설명되어야 하는 부분이다.

이를 위해서는 우선, 기업의 핵심기술과 관련된 특허 정보를 충분히 수집하고 분석해야 한다. 해당 기술과 유사한 특허가 있는지, 특허를 침해할 가능성이 있는지 여부를 파악해야 한다.

기술특례상장을 준비하는 기업은 이러한 특허 침해 리스크 관리를 철저히 준비해야만 심사기관의 신뢰를 얻고 성공적인 상장을 이룰 수 있을 것이다.

지금까지 CES에 출품한 기업이 FTO가 필요한 5가지 이유에 대하여 살펴보았다. 이 글을 접한 우리나라 기업들이 FTO필요성을 인지하고 준비하기를 소망한다. FTO분석은 국가지원사업을 통하여 수행할 수도 있으므로 이러한 사업을 통하여 수행하는 것도 좋은방법이 될 수 있다.

CES 2024라는 무대에서 기술력을 인정받은 자랑스러운 우리나라 기업들이 특허침해에 대해서도 철저하게 대비하여 미국을 비롯한 세계시장에서 경쟁자들을 따돌리고 압도적 우위에 서기를 소망한다. CES 2025년에는 올해보다 더 많은 우리나라 기업이 기술력을 뽐내기를 소망한다.

-원문 : CES 2024에 출품했다면 반드시 확인해야 할 것
-필자소개 : 특허법인 BLT 박기현 변리사