바이오 기술 연구개발 성과물의 보호를 위해서는 영업비밀과 특허권을 전략적으로 활용하는 것이 중요하다. 각 보호 수단의 특성과 바이오 기술의 특수성을 고려한 최적의 기술 보호 전략을 수립할 수 있다.

영업비밀을 통한 보호

영업비밀은 공개되지 않은 상태에서 경제적 가치를 지니는 정보로, 이를 비밀로 유지하려는 합리적인 노력이 있어야 보호받을 수 있다. 특허와 달리 공개 의무가 없으며, 비밀이 유지되는 한 보호 기간에 제한이 없다. 그러나 영업비밀이 공개되면 독점권이 사라지므로, 비밀로 유지하기 위한 보안 시스템 구축 등 추가 비용이 발생할 수 있다.

특허를 통한 보호

기술을 특허로 보호하는 경우에는 공개를 전제로 독점권을 확보할 수 있다. 특허권은 원칙적으로 출원일로부터 20년간 권리가 유지되며, 권리 범위가 명확하여 제3자의 무단 실시를 효과적으로 방지할 수 있다. 또한, 기술의 공개로 경쟁 기술의 개발을 유도하고, 기술력을 홍보할 수 있는 장점도 있다.

바이오 기술의 특성과 보호 전략

바이오 기술은 물질과 공정 기술로 구분할 수 있으며, 각 특성에 맞는 보호 전략이 필요하다.

물질(예: 약학, 식품 조성물): 제품으로 판매되는 경우가 많아 역분석을 통해 기술 내용을 파악하기 쉽다. 비밀 유지가 어렵고, 기업 보유 기술을 대표하는 경우가 많아 투자 및 기술 이전의 직접 대상이 되므로 특허로 보호하는 것이 바람직하다. 또한, 공정에 비해 특허 침해의 입증이 용이합니다.

공정(예: 정제공정, 생산방법): 회사 내부 인원이 아니면 정확한 기술 내용을 알기 어려워 비밀 유지가 용이하다. 그러나 공정 특허 침해를 입증하기 위해서는 침해자가 실시하는 공정을 증거로 제출해야 하는데, 이는 매우 어려우며, 공정 기술은 영업비밀로 보호하는 것이 효과적일 수 있다.

신속한 특허 출원이 필요한 경우

특허로 기술을 보호하기로 한 경우, 출원일을 신속히 확보하는 것이 필요할 수 있다. 특히, 바이오 기술은 연구 성과가 논문 등으로 공개될 필요가 있거나, 공동연구자 또는 경쟁사에 의해 발명이 선 출원될 위험이 있어, 권리 확보를 위해 빠른 출원이 요구되는 경우가 있다.

그러나 연구 개발 단계에서 기술이 완전히 정리되지 않은 경우도 많고, 실험 대상을 확대하여 진행할 계획이 있는 경우도 많다. 따라서, 곧바로 정규 명세서를 작성하기 어려울 수 있다.

이러한 상황에서 임시명세서 제도를 활용하면 간단한 명세서로도 우선 출원일을 확보할 수 있어 유리하며, 이후 구체적 내용을 보완하여 정규 명세서를 제출함으로써, 신속하면서도 안정적으로 특허권을 확보할 수 있다.

임시명세서 제도란

임시명세서 출원은 정규 특허 출원에 비해 형식적 요구사항이 적고, 기술 내용이 공개되지 않으며, 신청자가 유효한 출원일을 확보할 수 있다.

임시명세서를 제출한 후 특허권을 획득하려면 1년 2개월 내에 정규 명세서를 제출하여 보정하거나, 1년 이내에 국내 우선권 주장을 수반하여 정규 명세서 출원이 가능하다.

그러나 보정은 임시명세서에 기재된 사항의 범위 내에서만 가능하므로 활용이 어려울 수 있으므로, 실무적으로는 국내 우선권 주장을 수반하여 정규 명세서를 제출한다.

바이오 분야 임시명세서 활용 시 유의사항

바이오 분야 발명의 경우 정규 명세서의 예상 청구 범위를 뒷받침하는 실험 데이터가 임시명세서 내에 포함되는 것이 적절하다.

임시 명세서 출원일로 소급되는 발명은 임시 명세서 출원에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항 또는 기술상식에 비추어 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해될 수 있는 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다.

그런데, 화학, 바이오 분야 발명은 실제 실험을 통해 청구항의 용도(효과)를 확인할 수 있는 경우가 대부분이고, 의약의 용도 발명의 경우 의약의 약리효과를 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어야 발명이 완성된 것으로 보므로, 임시 명세서에 정규 출원의 청구항을 뒷받침하는 실험 데이터가 제시되어야 소급이 가능한 것이다.

출원일 불소급의 문제는 특허 분쟁에서 종종 이슈가 되며, 출원일 소급이 부정되는 경우, 선출원일과 우선권 주장 출원일 사이에 공개된 문헌, 주로 자기 공지 문헌에 의해 특허가 무효화될 수 있다.

결론

바이오 기술의 보호 전략은 기술의 특성, 기업의 경영적 고려, 투자 및 기술 이전 목표 등을 종합적으로 고려하여 수립해야 한다.

물질은 특허로, 공정은 영업비밀로 보호하는 것을 기본으로 하되, 회사의 여러 사정을 고려하여 보호 수단을 조율하는 전략이 바람직하다.

특허로 진행하기로 한 경우, 임시명세서 제도의 활용을 통해 출원일을 선점하고, 적절한 시기에 정규 명세서를 제출하여 특허권을 확보하는 방향을 생각할 수 있다.

원문 : 바이오 기술 보호 전략 – 영업비밀과 특허, 임시명세서의 효과적 활용

저자소개 : 박연수 변리사는 BLT의 파트너 변리사이자 생명공학, 약학, 화학 분야의 특허 전문가다. 바이오 기업 IP 전략 수립과 국내외 IP 소송을 수행했으며, 현재 화학·바이오 특허출원, 지식재산권 분쟁 대응 및 IP 자문을 하고 있다.